2　侵权判定方法可以用于新颖性判断——中兴通讯股份有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会发明专利权无效行政案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京市高级人民法院(2014)高行终字第1180号行政判决书

2.案由：发明专利权无效行政纠纷

3.当事人

原告(上诉人)：中兴通讯股份有限公司(以下简称中兴公司)

被告(被上诉人)：国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)

第三人(原审第三人)：交互数字技术公司

【基本案情】

数字交互公司是名称为“用于码分多址(CDMA)通信系统的自动功率控制系统”的发明专利的专利权人。2011年9月30日，中兴公司向专利复审委员会提出无效宣告请求。2012年12月24日，专利复审委员会作出第19864号无效宣告请求审查决定，认定本专利符合2000年修正的《专利法》第二十二条第二款等规定，维持本专利权有效。关于新颖性，第19864号决定认为：本专利权利要求1要求保护的是一种用于估算接收机的需要的接收信号的频谱中的噪声水平的方法，包括以下几个技术特征：1.该需要的接收信号利用码分多址来扩频；2.该估算的噪声水平用于发送该接收的信号的发射机的功率控制；3.在接收机处接收频谱上的信号和噪声；4.解调接收的信号和噪声以产生解调的信号；5.利用与需要的接收信号有关的码所不相关的码解扩解调的信号；6.测量解扩后的解调的信号的功率作为估算的该频谱的噪声水平。本专利权利要求1保护的技术方案与对比文件1所公开的技术内容相比，区别在于特征5、6。二者的技术方案实质不同，权利要求1相对于对比文件1具备新颖性。中兴公司不服提起行政诉讼。

【案件焦点】

如何判断本专利权利要求相对于现有技术是否具备新颖性。

【法院裁判要旨】

北京市第一中级人民法院经审理认为：本专利权利要求1相对于对比文件1具备新颖性，本专利符合《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款等规定，专利复审委员会维持本专利权有效，有事实和法律依据。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》[1]第五十四条第(一)项之规定，判决：

维持专利复审委员会作出的第19864号决定。

中兴公司不服一审判决提起上诉，请求撤销一审判决和第19864号决定，判令专利复审委员会重新作出无效审查决定，其上诉理由是专利复审委员会对本专利权利要求1是否具备新颖性和创造性的认定是错误的。

北京市高级人民法院经审理认为：在本案中，专利复审委员会之所以认为本专利权利要求1具备新颖性，实质上是采用了反向对比方法，将对比文件中多出来的技术特征即“在使用不相关的码进行解扩前进行PN码解扩”并不能作为本专利权利要求1不同于对比文件的区别技术特征。专利复审委员会的认定是错误的，主要理由是：第一，没有限定不等于排除在外。本专利权利要求1并没有排除在用不相关的码解扩之前用PN码进行解扩，本领域技术人员阅读本专利说明书之后，也不能直接地、毫无疑义地确定使用“不相关的码”解扩的信号不会经过PN码解扩，因此，本专利权利要求1可能包含在用不相关的码解扩之前用PN码进行解扩的情形。第二，即使区别在于有具体限定，也不构成区别特征。在本案中，数字交互公司在二审程序中认为本专利权利要求1不具有PN码解扩的技术特征，因此“PN码解扩”构成区别技术特征，正是基于前面所述的反向比较得出的结论，应当不予支持。

北京市高级人民法院《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(三)项，《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十条之规定，判决：

一、撤销原审判决；

二、撤销第19864号决定；

三、专利复审委员会重新作出无效审查决定。

【法官后语】

专利侵权的判定方法可以用于判断诉争的技术方案是否具备新颖性。这种方法的基本思路是，如果现有技术落入诉争技术方案的保护范围，则诉争技术方案不具备新颖性。

既然专利侵权判定可以用于判断是否具备新颖性，那么全面覆盖原则就能够用于判断是否具备新颖性。根据专利侵权判定的全面覆盖原则，在进行新颖性判断时，技术方案的对比应当是正向比较而不是反向比较。所谓正向比较是指，按照全面覆盖原则，分析现有技术是否具备诉争技术方案的全部技术特征。如果现有技术方案具备诉争方案的全部技术特征，落入诉争技术方案的保护范围，则诉争技术方案不具备新颖性。使用专利侵权判定法判断新颖性，也提示我们，为了判断新颖性而对比诉争技术方案和作为现有技术的技术方案时，应当进行正向比较，而不是进行反向比较。所谓正向比较，是分析作为现有技术的技术方案是否具备诉争技术方案的全部技术特征。所谓反向比较，是分析诉争技术方案是否具有现有技术方案的全部技术特征，如果诉争技术方案不具有现有技术的技术方案的全部技术特征，或者说现有技术方案比诉争专利的技术方案的技术特征更多，则认为多出来的技术特征构成二者的区别技术特征，因而认定诉争专利的技术方案具备新颖性。反向比较是错误的新颖性判断方法，应当予以否定。在本案中，专利复审委员会之所以认为本专利权利要求1具备新颖性，实质上是采用了反向对比方法，专利复审委员会的认定是错误的，应当予以纠正。

编写人：北京市高级人民法院　石必胜